Transaktionen: Kümmern Sie sich rechtzeitig um Ihre IP-Rechte

IP-Rechte stellen bei M&A-Transaktionen oft die wesentlichen Vermögensgegenstände dar. Doch bei der Übertragung dieser Rechte stößt man oft auf Probleme aus der Vergangenheit.

Gerade in der Digitalbranche stellen IP-Rechte einen zentralen Anreiz für einen Unternehmenserwerb dar. Der Käufer und seine Berater müssen deshalb sicherstellen, dass diese Assets vollständig übertragen werden. Für den Verkäufer andererseits stellen mangelhafte Übertragungen ein Haftungsrisiko dar.

Klarheit über IP-Rechte von Beginn an

Wird der Verkauf eines Unternehmens angedacht, sind bereits lange vor einer möglichen Transaktion Vorkehrungen bezüglich der Einräumung von IP-Rechten zu treffen. Im Idealfall sollten die Eigentumsverhältnisse an IP-Rechten aber bereits geregelt sein, wenn diese entstehen oder erworben werden. Nach der Form des Rechteerwerbs unterscheidet man:

  • Erwerb bei Gründung der Gesellschaft – insbesondere durch Einbringung;
  • Entwicklung durch externe Vertragspartner;
  • Entwicklung durch Arbeitnehmer.

Erwerb bei Gründung

In der Praxis ergeben sich im Zusammenhang mit dem Erwerb von IP-Rechten bei der Gründung von digitalen Unternehmen insbesondere folgende Probleme:

  • bestehende Unternehmen von Gründern (einschließlich bestehender IP-Rechte) sollen in das neue Unternehmen eingebracht werden, wobei verabsäumt wird, (i) die zu übertragenden Rechte ausreichend zu spezifizieren und/oder (ii) die notwendigen Formerfordernisse einzuhalten;
  • im Rahmen der Gründung von Unternehmen werden IP-Rechte von den Gründern veräußert, ohne die anwendbaren Bestimmungen zur Sachgründung zu beachten: eine Sacheinlage muss im Gesellschaftsvertrag detailliert beschrieben werden; zudem muss zum Gläubigerschutz eine Gründungsprüfung durch Organe der Gesellschaft sowie einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorgenommen werden, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals als Sacheinlage aufgebracht werden soll; und
  • bestehende IP-Rechte werden bewusst zurückgehalten bzw. nur beschränkt lizenziert, um im Falle des Scheiterns des Unternehmens weiterhin die IP-Rechte zu halten.

Entwicklung von und mit Dritten

Ungeachtet dessen, ob IP-Rechte von oder mit Dritten erstellt werden sollen, kommt hier den vertraglichen Regelungen wesentliche Bedeutung zu.

  • Bei der Entwicklung durch Dritte ist es wichtig sicherzustellen, welche Rechte (u. a. zur Nutzung, Weiterentwicklung und Verwertung) der Gesellschaft zustehen. Der Schwerpunkt solcher Regelungen liegt also in der Übertragung von IP-Rechten.
  • Bei Kooperationen liegt der Schwerpunkt demgegenüber in der Abgrenzung wechselseitiger Rechte an entwickelter IP. Probleme ergeben sich insbesondere bei Kooperationen zwischen Wettbewerbern mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten – weniger bei Kooperation mit Forschungseinrichtungen.

Entwicklung durch Arbeitnehmer

Digitale Unternehmen streben nach Entwicklung und Innovation. R&D-Abteilungen verstehen sich dabei als Erfinderwerkstätten. Rechtlich entscheidend – aber nicht selbstverständlich – ist dabei die saubere Übertragung von Entwicklungen an das digitale Unternehmen als Arbeitgeber.

Die gesetzlichen Bestimmungen zu Rechten an Arbeitnehmerentwicklungen sind nicht zentral geregelt. Sie finden sich je nach Art der Entwicklung im Patentgesetz (PatG), im Musterschutzgesetz (MuSchG) und im Urheberrechtsgesetz (UrhG). Die Regelungen unterscheiden sich in den verschiedenen Bereichen wesentlich voneinander.

Eine automatische Übertragung an das Unternehmen erfolgt nur nach dem UrhG und dem MuSchG. Beim Übergang der Rechte an einer Diensterfindung nach dem PatG sind (Kollektiv-)vertragliche Vereinbarungen zu beachten: Findet sich im Kollektivvertrag keine entsprechende Regelung, ist dafür eine schriftliche Vereinbarung notwendig.

Vergütungen für Arbeitnehmer

Neben der Rechteübertragung ist gerade auch eine (gesonderte) Vergütung relevant. Auch dabei muss nach der gesetzlichen Grundlage differenziert werden. So sieht etwa das MuSchG für Arbeitnehmermuster keine besondere Vergütung vor. Patentfähige Erfindungen sind demgegenüber vom Arbeitgeber angemessen zu vergüten. Eine besondere Vergütung der Diensterfindung kann nur entfallen (i) bei Angestellten, die ausdrücklich zum Zweck der Erfindertätigkeit angestellt wurden, und (ii) in jenem Ausmaß, in dem die Erfindung bereits durch das reguläre Entgelt abgegolten wurde.

Ähnlich geregelt sind bestimmte Werke im Anwendungsbereich des UrhG. Darunter fallen auch die meisten Computerprogramme. Anspruch auf Sondervergütung besteht hier nur, wenn ein Computerprogramm nicht in Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten entwickelt wurde. Klare Regelungen zum Tätigkeitsbereich im Dienstvertrag mindern also das Risiko späterer Streitigkeiten.

Nachträgliche Sanierung von IP-Rechten

Unklarheiten bezüglich IP-Rechten können durch den Abschluss von sogenannten IP-Transfer-Agreements saniert werden. Keine besonderen Schwierigkeiten ergeben sich dort, wo Erklärungen von an der Transaktion beteiligten Personen gebraucht werden. Dies ist etwa dann der Fall, wenn verkaufende Gründer bzw. Gesellschafter Vereinbarungen unterfertigen sollen oder externe Entwickler durch künftige Aufträge von der Transaktion profitieren oder sogar an dieser unter Umständen unmittelbar partizipieren.

Anderes gilt bei sonstigen Dritten und Arbeitnehmern. Diese sind regelmäßig nicht ‑ oder zumindest nicht unentgeltlich ‑ bereit, die erforderlichen Erklärungen abzugeben.

Besondere Probleme können sich aufgrund der Zustimmungserfordernis Dritter stellen, wenn der Käufer den Abschluss von Abgrenzungsvereinbarungen wünscht: Um das Klagsrisiko durch Inhaber ähnlicher Marken zu reduzieren, grenzt man durch einen derartigen Vertrag die räumlichen oder sachlichen Anwendungsbereiche der Marken voneinander ab.

Conclusio

Klare vertragliche Regelungen über IP-Rechte sind essenziell für den Erfolg einer M&A-Transaktion. Besonders bei Kooperationen und Arbeitsverträgen sind vorausschauende Regelungen wesentlich. So können ‑ in der Praxis oft mit Schwierigkeiten behaftete ‑ nachträgliche Sanierungen vermieden werden.

Autor: und

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